상표권 침해 주장을 하기 위한 요건

안녕하세요. 전변리사입니다.

오늘은 상표권 침해 요건에 대해 알아볼까 합니다. 요즘 상표 이슈가 많아지고 있는 것 같습니다. 그래서 내가 만약 상표권을 가지고 있고 누군가 나의 상표와 비슷한 상표를 사용하고 있다면 법적인 조치를 취해야 합니다. 하지만 법적인 조치를 취하기 위해서는 상표권 침해 요건을 만족해야 합니다. 내가 보기에는 나의 상표와 비슷한 상표를 사용하는 것 같아도 법관이 보기에는 아닐 수도 있고, 무조건 비슷한 상표를 사용한다고 침해가 성립되는 것은 아닙니다.

상표권 침해 요건

1. 유효한 상표권이 존재해야 한다.

먼저 상표권 침해가 성립하기 위해서는 유효한 상표권이 존재해야 합니다. 즉, 특허청에 상표를 출원해서 등록까지 받아야 상표법으로 보호받을 수 있고, 법적인 조치를 취할 수 있습니다. 만약 상표를 등록받지 않거나, 등록받은 상표가 무효나 취소로 소멸되면 상표권 침해가 성립하지 않게 됩니다. 따라서 제3자가 나의 상표를 무단으로 사용하는 것을 막으려면 먼저 상표를 등록받는 게 최우선입니다.

 

2. 상표적으로 사용해야 한다.

상표를 상표적으로 사용해야 합니다. 무조건 비슷한 상표를 사용한다고 침해가 성립하는 것이 아니고 비슷한 상표를 상표적으로 사용해야 상표 침해가 성립하기 됩니다. 상표적 사용이란 형식적으로는 상표법 제2조 제1항 제11호 각목에 해당하는 표시 행위, 유통행위, 광고행위를 의미하고, 실질적으로는 상품과의 관계에서 상품의 출처표시기능을 수행하도록 하는 행위를 말합니다. 예를 들어, 만약 타인의 상표를 순수하게 디자인적으로만 사용하는 경우에는 상표권 침해가 성립하지 않습니다.

 

3. 보호범위 내에서 사용해야 한다.

보호범위 내에서의 사용이란 타인의 상표권과 동일, 유사한 상표를 동일, 유사한 상품에 사용하는 것을 말합니다. 즉, 타인의 상표와 비유사한 상표를 사용하거나 비유사한 상품에 사용하면 침해가 성립하지 않습니다. 예를 들어, 제3자가 타인의 상표와 유사한 상표를 사용한다 하더라도 전혀 다른 제품에 사용한다면 상표권 침해가 성립하지 않습니다. 따라서 처음에 상표권을 등록받을 때 상품이나 서비스의 권리범위를 어느 정도 넓혀야 제대로 보호받을 수 있습니다.

 

4. 정당한 권원이 없어야 한다.

제3자가 타인의 상표권과 유사한 상표를 상표적으로 사용한다고 하더라도 제3자에게 정당한 권원이 존재하면 상표권  침해를 주장할 수 없습니다. 예를 들어, 상표권자가 제3자에게 자신의 상표권에 대한 사용권을 설정해준다면 제3자가 상표권자의 상표를 사용하더라도 침해가 성립하지 않습니다. 또한, 제3자가 상표권자의 상표와 유사한 상표를 제품에 부착하여 병행수입을 하더라도 판례가 설시한 병행수입의 요건을 만족하면 정당한 권원이 있다고 보고 침해가 성립하지 않습니다.

 

5. 효력제한사유가 없어야 한다.

제3자가 타인의 상표와 유사한 상표를 상표적으로 사용한다고 하더라도 효력제한사유가 있으면 침해가 성립하지 않습니다. 상표법 제90조제1항각호를 보면 여러 가지 효력제한사유가 있습니다. 한 가지를 예로 들면, 제3자가 타인의 상표와 유사한 상표를 사용하더라도 부정경쟁의 목적 없이 자신의 성명, 명칭, 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에 대해서는 상표권 침해를 주장할 수 없습니다. 

 

6. 상표권의 행사가 권리남용이 아니어야 한다.

해당 요건은 상표법에 명시적으로 적혀있지는 않지만 판례에 따르면 상표권자의 상표권 행사가 권리남용에 해당하면 침해 주장을 할 수 없다고 설시하고 있습니다. 가장 대표적인 판례를 예로 들면, 만약 상표권자의 상표권의 무효사유가 명백하다면 이러한 상표권을 기초로한 상표권의 행사는 권리남용에 해당한다고 합니다. 따라서, 침해가 성립하기 위해서는 상표권에 무효사유가 없어야 합니다.

 

침해가 성립하면 상표권자가 취할 수 있는 법적 조치

만약 상표권 침해가 성립하면 상표권자는 민사적 조치 및 형사적 조치를 취할 수 있습니다.

민사적 조치로는 손해배상청구, 침해금지청구, 신용회복청구, 부당이득반환청구 등을 할 수 있습니다.형사적 조치로는 상표법 제230조에 근거하여 침해죄를 물을 수 있습니다.기타 조치로는 상표권자가 적극적 권리범위확인심판을 청구하여 인용심결을 얻으면 추후에 이를 법원에 증거자료로 제출할 수 있습니다.